美國商標注冊 或能保護商標不被侵權
在美國以外地區使用商標,也可能構成對美國商標持有人的美國商標權侵權
第九巡回法院同樣也處理了一起《蘭納姆法案》的治外法權案件——Trader Joe‘s公司 訴 Hallatt, 835 F.3d 960(第九巡回法院,2016年)。案例主要內容是一位美國商標持有人根據《蘭納姆法案》條例向主要發生在加拿大的一些商業活動提出索賠要求。
被告Michael Hallatt曾是一名美國合法永久居民。Hallatt在華盛頓州購買了Trader Joe‘s牌商品,并將商品運至加拿大,在其名下“Pirate Joe”商店進行轉售。Hallatt在加國宣傳中使用了Trader Joe’s公司的商標,其名下的“Pirate Joe”標識的字體也與Trader Joe‘s公司的相近,同時,“Pirate Joe”商店所售賣的Trader Joe’s牌易變質商品均未按照Trader Joe‘s嚴格的質量控制標準進行運輸或儲存。Trader Joe’s曾收到至少一位消費者的投訴稱該消費者在食用了從Pirate Joe購買的Trader Joe‘s牌產品后患病。
Trader Joe‘s在美國起訴了Hallat。為了確定《蘭納姆法案》是否適用于Hallatt在加拿大的商業行為,第九巡回法院審查了兩個問題:(1)第一個是《蘭納姆法案》的治外法權應用,該問題主要涉及聯邦法院的主題管轄權;(2)第二個問題則是Trader Joe’s指控Hallat的商業行為影響到了美國的商業貿易,這一點是否能夠援引《蘭納姆法案》中的相關保護條例?
關于第一個問題,第九巡回法院認為《蘭納姆法案》中的 “在商業中使用”條件與“商業貿易”的廣泛定義賦予了該法案治外法權。這些條件源自國會在商業貿易條款下,管理州際及境外商業活動的權力。
關于第二個問題,法院運用了三段論式測試方法。如果滿足以下條件,《蘭納姆法案》可適用于治外權訴訟:(1)所指控的違規行為對美國的境外貿易產生了一定影響;(2)根據《蘭納姆法案》,該影響足以產生一定危害;(3)美國境外貿易的利益和聯系與境外司法管轄的利益及聯系息息相關,從而足以證明治外法權適用的合理性。Trader Joe‘s的指控符合所有條件。
雙方最后達成了和解。Trader Joe‘s同意撤銷訴訟,而Hallat也同意關閉其在加拿大的Pirate Joe商店。
這個案件對中國企業的意義在于,中國企業應該更佳加視在美國注冊和保護好其美國商標權利。如果發現在美國境外,有侵犯其國際聲譽的行為,在考慮該外國商標法保護途徑之外,也可以考慮是否可以因為該行為對其美國商業貿易可能產生的影響,提出保護和賠償訴求。